作者：蘇婷瑜 商標代理人
涉外商標定牌加工，俗稱貼牌，是指在來料加工、來樣加工、來件裝配業務中，國內加工企業接受境外商標權人或商標使用權人的委托，按照其要求加工產品，貼附其提供的商標，并將加工的產品全部交付給境外委托人，境外委托人根據約定向國內加工企業支付加工費，貼牌加工的產品不在境內銷售的一種國際貿易形式。
在日前經濟全球化日益加深、經貿合作分工緊密的復雜形勢下，涉外商標定牌加工行為符合全球化經濟合作發展的需求，但涉外商標定牌加工過程中是否涉及侵犯國內商標注冊人的合法權利，應根據不同情形進行個案認定，并要符合我國經濟社會發展的實際情況，這既可以保護正當的涉外商標定牌加工國際貿易行為，又能有效防止境內外惡意搶注他人具有一定影響力商標的不誠信行為。
本文將從三個已經終審判決的案例分析以下兩個問題：
1、涉外商標定牌加工行為在何種情形下會被認定為商標侵權行為？
2、為防權利糾紛，涉外商標定牌加工法律關系中的各方應注意哪些事項？
一、涉外商標定牌加工行為在何種情形下會被認定為商標侵權行為？
案例1：“無印良品”商標案[1]
案情簡述：北京棉田公司2000年申請了第24類1561046號“無印良品”商標。日本良品計畫依據“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”提出異議，主張在前述申請日前其已委托珠海良品公司定牌加工“無印良品”毛巾、床單等，且該商標在中國境內已使用且經宣傳銷售有一定影響力，還主張棉田公司申請的“無印良品”是惡意搶注其在先有一定影響的商標。本案爭議焦點之一：珠海良品公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內的商標使用行為，各級法院對此認定如下：
一、二審法院認為：珠海良品公司負責日本良品計畫海外市場的商品加工、檢測及配送?，F有證據僅能表明在被異議商標申請注冊之前，日本良品計畫的“無印良品”商標在香港或其他地區已經實際使用，并不能證明在中國大陸地區實際使用過。
再審法院認為：商標的基本功能在于商標的識別性，即區別不同商品或服務的來源，因此商標只有在商品的流通環節中才能發揮其功能。日本良品計畫委托中國大陸境內廠家加工生產商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，不屬于商標法第三十一條規定的“已經使用并有一定影響的商標”。
在“無印良品”商標案中，經再審認定，珠海良品公司接受日本良品計畫委托加工生產“無印良品”毛巾等商品的行為不屬于商標使用行為，不屬于商標侵權的事實之一。
案例2：“東風”商標案[2]
案情簡述：上柴公司是在柴油機商品上“東風”商標的商標權利人，商標注冊證為第100579號和第624089號。常佳公司接受印尼PTADI公司委托，加工生產“DONGFENG（東風）”牌柴油機，印尼商標證為IDM000089328。上柴公司主張常佳公司未經其許可，加工生產帶有“東風”商標的行為是對其商標權的侵犯。本案爭議焦點之一：在認定侵權前，需要判斷常佳公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內的商標使用行為，各級法院對此認定如下：
一審法院審理認為：上柴公司在我國對“東風”商標享有商標專用權，常佳公司主張其根據印尼商標權人的委托，依照委托人提供的印尼商標證書生產制造柴油機配件且全部出口印尼，構成定牌加工，予以采信。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，因而不構成商標法意義上的商標使用行為，常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標權的保護范圍，不構成侵權。
二審法院審理認為：在認定定牌加工行為是否構成侵權時，要以國內加工企業對境外委托貼牌的商標本身是否已盡到合理的審查或注意為前提。上柴公司“東風”商標在2000年認定為馳名商標；印尼PTADI公司注冊非印尼官方語言的商標，即中文及拼音“東風DONGFENG”，具有不正當性；常佳公司接受印尼PTADI公司委托書未盡到合理注意義務，侵犯了上柴公司注冊商標專用權。
再審法院審理認為：在接受印尼PTADI公司委托加工業務時，常佳公司已盡到了合理審查義務，審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態。在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認，不侵犯上柴公司注冊商標專用權。
在“東風”商標案中，經再審認定，常佳公司（即國內加工方）已盡到了合理注意義務，與印尼PTADI公司（即境外商標權利人）簽訂了合法授權，無相關證據證明存在惡意，常佳公司定牌加工“東風”牌產品的行為不屬于商標使用行為，不構成侵權。
案例3：“HONDA”商標案[3]
案情簡述：本田株式會社是在車輛等商品上“HONDA”商標的商標權利人，商標注冊證為第314940號。恒勝公司接受緬甸美華公司委托，加工生產“HONDAKIT”摩托車散件。本田株式會社主張恒勝公司未經其許可，在摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，明顯突出“HONDA”文字，構成侵犯其商標專用權。本案爭議焦點之一：在認定侵權前，需要判斷恒勝公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內的商標使用行為，各級法院對此認定如下：
一審法院認為：恒勝公司辯稱其行為系受美華公司授權的定牌加工行為，但其提交的通過認證的證據不能形成完整的證據鏈條，無法確認其行為系受美華公司授權的定牌加工行為。恒勝公司在本田株式會社的類似商品第12類摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，其明顯在于突出和強調涉案商品中“HONDA”文字及圖形的使用和視覺效果，構成在相同或者類似的商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，其行為已經構成侵犯本田株式會社注冊商標專用權。
二審法院認為：恒勝公司所實施的行為不是商品銷售行為而是涉外商標定牌加工行為，其與美華公司于2016年4月3日簽訂的合同，名為《銷售合同》，實為涉外商標定牌加工合同。恒勝公司定牌加工行為不屬于侵權。
再審法院認為：本案中相關公眾除被訴侵權商品的消費者外，還應該包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。本案中被訴侵權商品運輸等環節的經營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。恒勝公司在本田株式會社取得系列注冊商標權的相同和類似的商品類別為第12類的摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，其明顯在突出和強調涉案商品中“HONDA”文字及圖形的使用和視覺效果，有明顯惡意，屬于商標使用行為。糾正二審判決。
在“HONDA”商標案中，經再審改判，恒勝公司雖取得了美華授權在中國境內加工產品，但在摩托車上突出“HONDA”文字、縮小“KIT”文字的行為有明顯惡意，根據個案實際情況，應認定為突出的商標使用行為，屬于商標侵權。
二、為防權利糾紛，涉外商標定牌加工法律關系中的各方應注意哪些事項？
以上三個案例給我們帶來很多的思考，譬如涉外商品定牌加工行為在何種情形下會被認定為商標侵權行為？為防止權利糾紛，涉外商標定牌加工法律關系中的各方應從中汲取哪些經驗？這些思考和經驗能在實際工作中指引我們更好的應對錯綜復雜的全球化形勢。
以下為筆者總結整理的涉外商標定牌加工法律關系中的各方需要注意的一些事項：
1、國內加工企業
對于國內加工企業而言，在接受他人定牌加工（貼牌）之前，應當盡到合理的注意義務，履行必要的審查義務。
具體如上案例2中，常佳公司作為國內加工企業提供了與印尼PTADI公司簽訂的授權委托書和商標權屬證明，委托內容寫明加工產品僅出口至印尼并在印尼銷售，貼附產品上的標識與印尼權屬證明一致，這些證據可以證明常佳已盡到了合理注意義務，法律不能再強求常佳公司在接受加工委托時注意更多的事項。
再具體如上案例3中，恒勝公司為國內加工企業提供了與緬甸美華公司簽訂了委托攬加工合同，前者負責辦理出口事宜，將相關產品全部出口至緬甸，但恒勝公司在實際貼牌過程中將緬甸注冊商標“HONDAKIT”中的“HONDA”文字突出顯示、“KIT”縮小顯示，可見其對他人已注冊知名商標HONDA明知，具有明顯惡意，未盡到必要的審查義務。
2、國內商標注冊人
對于國內商標注冊人而言，如上三個案例中的商標權利人，在維權過程中體驗更多的是時間、精力和財力的疲倦，所幸中國大陸知識產權司法環境日益完善，司法機關會依據各方當事人個案情況予以判斷。國內商標注冊人在開拓海外市場時，也極大可能面臨在目標國家被搶注的風險，明智的方式之一是提前進行海外商標布局，以免后續消耗更多的時間成本和經濟成本去打擊國外的惡意搶注行為。
3、境外權利人或境外使用人
對于境外權利人或境外使用人（定作人）而言，在尋求在他國定做產品前需要厘清如下材料：
⑴ 找正規的定作方，出具合規的授權委托書，尤其注意盡到合理的審查義務。
⑵ 準備合法的商標權屬證明，必要時，依據涉外法律文件的證據力提供經公認證的權屬證明。
⑶ 明確定作行為只在中國境內加工，全部出口至權屬國，不會造成中國境內消費者的混淆。
筆者認為，在經濟全球化日益加深、經貿合作分工緊密的當下，涉外商標定牌加工行為符合全球化經濟合作發展的需求。涉外商標定牌加工行為是否構成侵權，從上述三個案例中我們可以預測：首先，如果定作方具有合法商標權屬證明、合規的授權委托且加工方盡到了合理注意義務，則此時的定牌加工行為理應不會被認定為侵權，這是未來審判的趨勢，也是符合我國經濟發展的實際情況；其次，我們還需要考慮是否有另外情形，即如果有相反證據顯示加工方未盡到合理注意義務，或具有明顯模仿他人在先知名商標的行為，則此時的定牌加工行為極有可能會被認定為侵權。當然，特定時期特定市場的交易形式有所不同，我們應當具體問題具體分析。我們也期待未來出現更多具有參考性的案例和司法解釋，幫助我們更好地對涉外商標定牌加工案件整理寶貴的經驗。
注釋：
[1] 最高人民法院行政判決書，（2012）行提字第2號；
[2] 最高人民法院民事判決書，（2016）最高法民再339號；
[3] 最高人民法院民事判決書，（2019）最高法民再138號；