作者:關冠 流程業務管理
在專利申請中,優先權日的重要性自不必說,這個必爭之日決定著專利申請新穎性和創造性的評判。如果優先權要求不成立,喪失了優先權日,那么在優先權日至申請日之間公開的文獻很有可能成為現有技術,從而破壞專利申請的新創性。而本次討論的EP2771468B1專利,就是由于所要求的優先權不成立而被撤銷。
EP2771468B1專利是一項關于CRISPR/Cas9技術的核心專利,此項價值百萬歐元的專利曾于2018年1月17日被歐洲專利局(EPO)異議部門(Opposition Division)在異議階段的口審程序后宣布撤銷。此事件在業內轟動一時,專利權人于第二日又提交了上訴請求,而就在今年一月,EPO上訴委員會(Boards of Appeal)在口審中維持了之前異議部門的決定,駁回了專利權人的上訴請求。已授權的專利被撤銷無疑會給專利權人帶來巨大損失,更何況此類核心專利。而導致此項專利被撤銷的主要原因:是一個有關專利流程的優先權轉讓問題。
筆者將就本案案情進行簡要回顧和分析,希望給考慮在歐洲布局專利的申請人帶來些許及時的提示。
案情回顧及分析:
EP2771468B1專利是一項要求了12件美國臨時申請為優先權、并通過PCT途徑進入歐洲的專利。我們暫且將這12件優先權申請簡稱為P1-P12。異議提出者指出,本案權利人無權要求P1和P2的優先權,導致優先權日被認定為P3的申請日,而由于優先權日的推遲,其間公開的有關文獻被視為現有技術,從而破壞了本歐洲專利的新創性,因此EPO宣布該專利被撤銷。那么究竟是什么原因導致本案權利人未能成功要求到P1和P2的優先權呢?我們先來看看歐洲專利的相關法條是如何規定的。
根據《歐洲專利公約》(EPC)第87條的規定,任何向巴黎公約締約國或WTO成員國提出發明專利、實用新型專利或實用證書申請的申請人或其權利繼承人,就同一項發明創造提出歐洲專利申請時,在第一次申請提出日之后的12個月期間享有優先權。
根據EPO《審查指南》(Guidelines for Examination)第三章第6.1(ii)節有關優先權要求的規定,歐洲專利申請的申請人(即在后申請人)應與在先申請人相同或應為在先申請人的權利繼承人。針對(ii)中所述,申請的轉讓(或優先權的轉讓)必須發生于之后提交的歐洲申請的申請日之前,且是符合相關國家法律規定并被視為有效的。該轉讓的證明文件可稍后提交。
然而,針對在后歐洲申請是由共同申請人提出的情況,申請人之一是在先申請的申請人本身或其權利繼承人即可,不需要專門將優先權轉讓給其他申請人,因為在后歐洲申請是由這些申請人共同提出的。這同樣適用于在先申請是由共同申請人提出的,并且這些申請人或其權利繼承人均位于在后歐洲申請人之中的情況。
由此可見,要求了優先權的歐洲專利申請人,應為在先申請人本身或其權利繼承人,并且優先權的轉讓必須完成于之后歐洲申請的申請日之前。
那么我們再看看本歐洲專利EP2771468B1的情況。本歐洲專利所基于的PCT國際申請PCT/US2013/074819要求了12項美國臨時申請作為優先權,其中優先權申請P1和P2均為下列8位發明人提出的,而之后提交的PCT國際申請,最初是由下列6位申請人提出的:
之后,在PCT國際階段,申請人變更為目前的3位權利人,即The Broad Institute, Inc.,Massachusetts Institute of Technology和President and Fellows of Harvard College。
如果要享有P1和P2的優先權,在后申請人需在申請日前獲得在先申請的權利,然而P1和P2的發明人和申請人Luciano Marraffini并沒有將在先申請的權利轉讓給任何一位在后申請人,不論是在申請日之前,還是申請日當天或之后。而實際上,Luciano Marraffini曾把其在P1和P2的權利轉讓給了洛克菲勒大學,但沒有洛克菲勒大學把它在P1和P2的權利在申請日之前轉讓給任何一位在后申請人的官方記錄。
同時,Naomi Habib,David Benjamin Turitz Cox和Shuailiang Lin也并沒有在PCT申請日前將他們在P1和P2中的權利轉讓給在后申請人。因此,本專利的權利人在提交專利申請時并沒有權利要求P1和P2的優先權。同樣的情形也發生于P5和P11中。由于P1和P2優先權的喪失,而隨之優先權日被推遲,被引用的公開文獻被視為現有技術,破壞了專利的新創性,導致專利被撤銷。
溫馨提示:
通過這一案例,提醒即將在歐洲進行專利布局的申請人注意,如果即將提交的在后申請的申請人與在先申請人不同時,可參考以下兩種方式處理:
1. 在后申請人需要于申請日之前獲得在先申請的權利,可以通過與在先申請人簽署轉讓協議;
2. 提交在后申請時,在后申請人至少包含所有在先申請人;提交申請之后,再辦理在后申請權利的轉讓手續。
同時,如上述EPO《審查指南》中提到的,如果在后歐洲申請的申請人數量多于且包含了全部在先申請人,則可不用專門辦理優先權的轉讓手續。
對于優先權的轉讓,各個國家/地區的專利法規要求不一,因此,在向各國開展專利布局之前,需要充分了解當地優先權要求法則,辦理必要之手續,以免被訴無權要求優先權而喪失寶貴的優先權日,進而導致可能的專利權喪失。
上述內容為筆者在實際工作經驗中總結,僅供申請人或代理機構參考。在實際作業中,請以專利局網站上發布的相關信息及法律法規為準。